Прекращение товарного знака в связи с неиспользованием

Прекращение товарного знака в связи с неиспользованием возможно, если правообладатель не использовал знак непрерывно три года (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). Сначала заинтересованное лицо направляет ему предложение отказаться от знака или продать его. Если за два месяца ответа нет, в течение следующих тридцати дней подают иск в Суд по интеллектуальным правам. Доказывать использование должен сам правообладатель.

Кратко

• Охрану знака можно досрочно прекратить полностью или для части товаров, если он не использовался непрерывно три года (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
• Предложение правообладателю направляют не раньше чем через три года после регистрации знака (абз. 3 п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
• Иск подают в течение 30 дней после истечения двух месяцев со дня направления предложения, если правообладатель не отказался от знака и не продал его.
• Дело в первой инстанции рассматривает Суд по интеллектуальным правам (пп. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ).
• Бремя доказывания использования лежит на правообладателе, уважительные причины неиспользования суд может учесть (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).

Содержание

• Когда возможно прекращение товарного знака в связи с неиспользованием
• Кто вправе требовать прекращения охраны
• Предложение правообладателю и иск, пошаговый порядок
• Иск в Суд по интеллектуальным правам
• Как правообладателю сохранить знак
• Когда нужен юрист
• Частые вопросы

Когда возможно прекращение товарного знака в связи с неиспользованием

Регистрация знака защищает того, кто реально выводит товары на рынок под этим обозначением. Если знак лежит без дела, закон даёт другим участникам рынка способ освободить его. Охрану можно прекратить досрочно для всех товаров или для части, если знак не использовался непрерывно в течение трёх лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Суд проверяет конкретный период. Это три года, непосредственно предшествующие дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица (абз. 6 п. 1 ст. 1486 ГК РФ). Использование до этого периода значения не имеет. Охрана прекращается с даты вступления решения суда в силу.

Использованием закон считает размещение знака на товарах, этикетках и упаковке, при оказании услуг, в документации, в предложениях о продаже, рекламе, на вывесках и в интернете (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Засчитывается использование самим правообладателем, лицензиатом или другим лицом под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ). Действия, которые не связаны непосредственно с введением товара в оборот, не засчитываются. Допустимо использовать знак с изменением отдельных элементов, если это не меняет его существа (п. 164 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Чаще всего к этой процедуре приходят после отказа Роспатента. Эксперт противопоставил чужой знак, а владелец давно им не пользуется. О том, как отвечать на такой отказ, мы рассказали в статье об отказе в регистрации товарного знака.

Кто вправе требовать прекращения охраны

Требовать прекращения может только заинтересованное лицо. Для предпринимателя Пленум ВС РФ описал критерий так. Обстоятельства дела должны показывать, что истец собирается использовать для однородных товаров тождественное или сходное обозначение, с регистрацией или без неё (п. 165 постановления № 10).

Доказательства заинтересованности обычно такие:

• собственная заявка на сходное обозначение, по которой Роспатент противопоставил спорный знак;
• документы о производстве или продаже однородных товаров, договоры, сайт, каталоги;
• подготовка к выпуску продукции, например макеты упаковки и договоры с поставщиками;
• претензия правообладателя спорного знака к вам.

Иск предъявляют к тому, кто владеет знаком на момент иска. Если знак перешёл к другому лицу во время дела, суд заменит ответчика. Если же предложение изначально отправили не тому лицу, суд оставит иск без рассмотрения из-за несоблюдения досудебного порядка (п. 168 постановления № 10).

Предложение правообладателю и иск, пошаговый порядок

1. Проверьте знак в реестре. Узнайте точного правообладателя, адрес для переписки, перечень товаров, дату регистрации. Предложение нельзя направить раньше чем через три года с даты регистрации знака.
2. Соберите сведения о неиспользовании. Поиск товаров со знаком в продаже, в интернете, на маркетплейсах. Это поможет оценить перспективу, хотя доказывать использование будет правообладатель.
3. Направьте предложение заинтересованного лица. В нём предложите правообладателю подать в Роспатент заявление об отказе от права на знак или заключить с вами договор об отчуждении права для всех или части товаров. Предложение отправляют правообладателю и по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков (абз. 2 п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
4. Ждите два месяца. Если правообладатель за это время не подал заявление об отказе и не заключил договор, начинается срок на иск.
5. Подайте иск в течение тридцати дней по истечении двух месяцев (абз. 4 п. 1 ст. 1486 ГК РФ). Если срок пропущен, можно направить новое предложение, но не раньше чем через три месяца после предыдущего (абз. 5 п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Сохраните доказательства отправки предложения, опись вложения и квитанцию. Дату направления суд будет проверять, от неё считают все сроки.

Иск в Суд по интеллектуальным правам

Дела о досрочном прекращении охраны знака из-за неиспользования Суд по интеллектуальным правам рассматривает в первой инстанции (пп. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ). Требование неимущественное. По ст. 333.21 НК РФ за такой иск гражданин платит 15 000 ₽, а компания 50 000 ₽. Общие правила подготовки иска описаны в статье как подать иск в арбитражный суд.

В иске укажите, для каких товаров вы просите прекратить охрану. Требовать прекращения выгодно только для тех позиций, которые однородны вашим товарам. Для каждой позиции нужна заинтересованность.

Частые ошибки истца

• предложение отправили по старому адресу правообладателя и не отправили по адресу из реестра;
• иск подали до истечения двух месяцев или позже тридцати дней после них;
• в иске перечислены все товары знака, хотя заинтересованность есть только для части;
• нет доказательств реальных планов использовать сходное обозначение;
• не проверили, не перешёл ли знак к новому владельцу до отправки предложения.

Каждая из этих ошибок может стоить нескольких месяцев. Если досудебный порядок нарушен, придётся начинать заново с нового предложения.

Если иск удовлетворён, правовая охрана прекращается с даты вступления решения в силу. Прекращение охраны означает прекращение исключительного права на знак (п. 4 ст. 1486, пп. 3 п. 1 ст. 1514 ГК РФ). После этого вы можете зарегистрировать своё обозначение без препятствия в виде этого знака.

Как правообладателю сохранить знак

Бремя доказывания использования лежит на правообладателе (абз. 1 п. 3 ст. 1486 ГК РФ). Доказать нужно реальное, а не мнимое использование для каждого товара, по которому истец доказал заинтересованность. Причём в том виде, в каком товар назван в свидетельстве (п. 166 постановления № 10). Однородность при этом не помогает, если знак не широко известен.

Что обычно служит доказательствами использования:

• договоры поставки и товарные накладные, где виден знак или товар со знаком;
• фотографии товаров, этикеток и упаковки с датой;
• рекламные материалы, каталоги, страницы сайта и карточки на маркетплейсах;
• лицензионные договоры и отчёты лицензиатов, а также документы о контроле за использованием знака;
• документы об участии в выставках, если товары там предлагались к продаже.

Если знак не использовался по независящим причинам, суд может это учесть (абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ). Пленум относит к таким обстоятельствам, например, ограничения импорта или другие требования государства к товарам. Если причины признаны уважительными, этот период исключают из трёх лет. Банкротство правообладателя уважительной причиной не считается (п. 167 постановления № 10).

Если знак используют партнёры, оформите лицензию и зарегистрируйте её в Роспатенте. Об этом подробно в статье о лицензионном договоре. Ведите архив доказательств использования каждый год, даже если спора нет. Удобно раз в квартал сохранять несколько накладных, фото товара и скриншоты карточек с датой.

Пример (условные цифры). Знак зарегистрирован для 20 позиций в классах одежды, обуви и головных уборов. Правообладатель три года продаёт только футболки. Конкурент, который выпускает обувь, направляет предложение и подаёт иск. Для обуви у правообладателя нет доказательств использования, и охрана для неё может быть прекращена. Для футболок охрана сохранится, если правообладатель представит накладные и фото продукции.

Получив предложение, у правообладателя есть выбор. Можно отказаться от знака для части товаров, продать знак заинтересованному лицу для этих товаров или готовиться к суду. Иногда выгоднее договориться о сосуществовании знаков, чем рисковать всей регистрацией.

Когда нужен юрист

Ошибка в адресате, пропуск тридцатидневного срока или слабые доказательства заинтересованности приводят к тому, что иск оставляют без рассмотрения или отказывают в нём, а время уходит. Юрист проверит знак и правообладателя, подготовит предложение и иск, соберёт доказательства. Правообладателю мы поможем оценить риск, собрать доказательства использования и выбрать стратегию.

Ведём споры о товарных знаках в Роспатенте и Суде по интеллектуальным правам. Подробнее о защите товарного знака → Если нужен подробный разбор с документами, запишитесь на онлайн-консультацию с партнёром.

Частые вопросы

Через сколько лет можно прекратить товарный знак за неиспользование
Если знак не использовался непрерывно три года. Предложение правообладателю направляют не раньше чем через три года после регистрации знака (ст. 1486 ГК РФ).

Куда подавать иск о досрочном прекращении товарного знака
В Суд по интеллектуальным правам, он рассматривает такие дела в первой инстанции (пп. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ).

Кто доказывает использование товарного знака
Правообладатель. Истец доказывает свою заинтересованность и соблюдение досудебного порядка (п. 3 ст. 1486 ГК РФ, п. 165, 166 постановления Пленума ВС РФ № 10).

Сколько ждать ответа на предложение правообладателю
Два месяца со дня направления. После этого у заинтересованного лица есть тридцать дней на иск (абз. 4 п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Можно ли прекратить охрану знака только для части товаров
Да. Закон прямо допускает прекращение для всех или части товаров, для которых знак зарегистрирован. Суд рассматривает только те позиции, по которым истец доказал заинтересованность (п. 1 ст. 1486 ГК РФ, п. 166 постановления Пленума № 10).

Засчитывается ли использование знака лицензиатом
Да, если лицензиат использует знак по лицензионному договору по ст. 1489 ГК РФ или иное лицо использует его под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ).

Правовая база

• Гражданский кодекс РФ, ст. 1484, 1486, 1489, 1514
• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, п. 163-168
• Арбитражный процессуальный кодекс РФ, пп. 2 ч. 4 ст. 34
• Налоговый кодекс РФ, пп. 4 п. 1 ст. 333.21

Статья носит информационный характер и актуальна на дату обновления. Для решения вашей ситуации обратитесь к юристу.